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关于专利侵权纠纷影响因素的分析
来源:明庭律所 | 作者:王湘阳 律师 | 发布时间: 2018-01-22 | 1160 次浏览 | 分享到:
在互联网浪潮时代,特别是十九大提出了“倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用”,这些都说明国家鼎力支持企业对知识产权的投入。关于商标、著作权的侵权纠纷已经通过一些著名的案例,例如“乔丹商标行政诉讼纠纷”和“中国好声音版权纠纷”等,已经引起了大众的注意,但专利侵权纠纷因其专业性和复杂性,以及诉讼策略的不同,其影响因素在庭审中产生了不同的运用效果。

对于专利侵权纠纷,根据其法律要件,其一是专利权权属,其二是侵权事实,其三为过错程度。其中前二者是决定是否专利侵权是否能够成立、专利权人是否可得赔偿的决定要件。因此,在充分考虑法庭抗辩双方争议的情况下,其中经常出现的影响因素包含:专利无效,等同侵权,全面覆盖,整体观察,综合判断,现有技术/设计,功能性技术特征,禁止反悔,合法来源等,根据笔者在北大法宝的检索,上述影响因素在专利侵权案出现的概率较高,具体分布如下:

一 涉案专利的无效
毋庸置疑,几乎所有的专利侵权诉讼都会涉及到涉案专利的无效 ,这几乎成为被诉侵权人的第一应对之策。在专利无效案例中,引用最多的是专利法第二十六条【说明书未充分公开】和专利法第二十二条【新颖性和创造性】。
在今年广受IP圈关注的“干煎炸锅”的(2017)京73行初5126号专利行政复审无效案 中,无效请求人一中山市金朗宝电器有限公司(以下简称金朗宝公司)曾在广东省高级人民法院于2015年12月18日作出的(2014)粤高法民三终字第384号民事判决,被判决赔偿专利权人SEB公司50万元,无效请求人二中山市华腾电器有限公司曾在广州知识产权法院被SEB公司起诉,根据(2015)粤知法专民初字第2646号裁定书来看,推断为双方达成了调解协议后撤诉,中山市华腾电器有限公司(以下简称为华腾公司)无疑付出了相当的代价。
在这次专利行政复审无效案中,无效请求人金朗宝公司和华腾公司提出的主要依据就是说明书未充分公开和不具备新颖性和创造性。在部分专利无效案中,由于专利代理机构在写权利要求书中往往倾向于用“上位”用语,但是在说明书中却没有对这些“上位”用语给予清晰的解释,导致无效决定的不利后果,但在该案的无效决定中,复审委认为,技术特征“热流”、“主加热器装置”、“热流”和“定向直接冲击至少一部分食物”这些特征间必要关联和配合方式在说明书中充分体现,因此未支持这方面的无效请求。
而对于新颖性和创造性的分析,专利法中讲的比较概括,不过在国家知识产权局出版的《专利审查指南》第二章第三部分中有相应表述,所谓新颖性,即不存在“现有技术”或者“抵触申请” ;所谓创造性,即不存在“现有技术+公知常识”或“现有技术A+现有技术B”这样简单的技术修改情况。


二 全部覆盖和等同侵权
在发明或实用新型专利中,侵权产品必须全部符合涉案专利权利要求的全部技术特征 ,即所谓的全部覆盖原则。这也是专利侵权案中最看重的比对工作。但是专利侵权人在实际中有可能对涉案专利的实施进行一定的变动,对此“等同特征”即派上用场,即“与涉案专利权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,而且本领域普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征” ,在一些案件中,这种技术判断是非常微妙的,必须有该领域的专业人员介入,这也在专利审判案中引入“技术调查官” 的意义所在。
但是,在不满足全面覆盖或等同侵权的条件下,即使侵权人确有明知在先专利的故意,亦很难得到法院对于侵权认定的支持。在申请再审人张建华与被申请人沈阳直连高层供暖技术有限公司、二审上诉人沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案 中,被告张建华属于跳槽员工,明知在先专利的存在,为规避专利侵权,在生产产品时特地将其中一个重要的技术特征省去,导致技术效果变劣,最高院在再审判决中认为,按照全部覆盖的原则,由于改劣的技术特征不满足等同特征中“实现基本相同的功能,达到基本相同的效果”这两点,难以认定张建华构成专利侵权。

三 外观设计专利的“整体观察、综合判断”
相比发明和实用新型专利,外观设计专利侵权案中对于技术特征的判定会稍显模糊,一般是按照“整体观察、综合判断”的原则 ,有时会带来审判实务上的不一致理解。譬如在申请再审人珠海格力电器股份有限公司与被申请人广东美的电器股份有限公司、二审上诉人国家知识产权局复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案件 中(该案虽然是行政纠纷案,但其比对方式与侵权案一致),在先外观设计专利权人格力公司提交了对美的公司涉案专利“风轮”的无效申请,并出具了其在先申请的外观设计专利“风扇扇叶”作为对比文件,专利复审委员会在无效决定中认为由于涉案专利风轮是安装在空调内部,因此其一般消费者应该是空调厂家的技术采购人员和维修人员,因此在一审和二审判决中,法官对两者的设计对比更加严格,应由此判定两者不相近似,但是在格力公司提起的再审案件中,最高院指出,“一般消费者是为了使得结论更为客观、准确而确立的抽象判断主体,其具有特定的知识水平和认知能力,从知识水平而言,一般消费者对与外观设计专利产品相同或相近似类别的产品具有常识性的了解,其通晓申请日之前相关产品的外观设计状况,熟悉相关产品上的惯常设计。从认知能力的角度而言,一般消费者对于形状、色彩、图案等设计要素的变化仅具有一般的注意力和分辨力,其关注外观设计的整体视觉效果,不会关注外观设计专利和对比设计之间的局部细微差别。”
该段表述的言下之意即,对于外观设计专利,不宜根据产品的类型或功能限定一般消费者的群体,并对一般消费者的知识水平和认知能力做了相应固定化描述。这就意味着,对于外观设计专利,不能像发明或者实用新型专利一般,用全面覆盖的原则去一一比对,而是秉持“由一般消费者整体观察、综合判断”的标准,因此侵权和不侵权的认定会更加模糊,倾向于法官的自由心证。
不过,对于出具专利权评价报告的外观专利来说,评价报告一般会在关于相同或相近似的意见这一栏说明该外观专利的主要特征,以此可作为庭审对比的依据,从而增加了比对的客观性。另外,如果涉案专利经历过无效审查,那么其无效审查决定书中复审委作出某些特征认定亦可以作为相对客观的参考依据。

四 现有技术/设计
除了无效宣告以外,这大概是专利诉讼中最常见的名词,由《专利法》第六十二条明确规定:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
因此在专利诉讼中,被控侵权人往往会检索国内外的现有技术或设计,依照专利法的规定,现有技术/设计是指申请日以前在“国内外为公众所知的技术”,其中主要包括出版物公开和使用公开两种方式,但是2009年10月1日被修改《专利法》正式实施以前,《专利法》中关于现有技术是这样表述的:“在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知”,也就是说,根据修改前的《专利法》,国外的“使用公开”是不构成现有技术的。实践当中,很多专利是在2009年10月1日以前申请,而侵权行为发生在该时间节点以后,仍应以专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计,这一点,在专利法解释二第二十二条 中得到了明确。
在再审申请人蒂森克虏伯机场系统有限公司与被申请人中国国际海运集装箱股份有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司、一审被告广州市白云国际机场股份有限公司侵害发明专利权纠纷案 中,现有技术的认定非常敏感,双方对涉案专利在申请日以前即已经构成了境外的使用公开基本没有异议,但是涉案专利的申请在2009年10月1日以前,也就是说,境外的使用公开不能构成其时的现有技术,最终双方的焦点便集中在当时被控侵权人在境外登机桥销售时附送的文件附录Y是否构成公开出版物此类的现有技术,此案历经一审、二审、再审,最终最高院认为,作为现有技术依据的附录Y虽是一份产品操作和维护说明书并随产品销售而交付使用者,但其使用者以及接触者均没有保密义务,也即附录Y是可公开的,且其能够为不特定公众通过复印的方式获取,再审申请人特地通过公证认证的方式举证说明:某证人道某于2011年11月11日,以加利福尼亚州(以下简称加州)公民的身份,根据该州的《公共记录法》,通过一封经隔夜邮件送达的信函,向旧金山国际机场要求获得蒂森克虏伯机场系统公司作为第5520. L号合同分包商提供给机场的《手册》的附录Y“液压稳定器”,该操作和维护手册的封面页/标题页及附录清单。2011年11月22日,在不承担保密义务,也未接到任何关于所接收到的材料系机密材料或者应予保密的建议的情况下,该证人接到了上述文件。由此可见,附录Y系独立存在的传播载体,鉴于其也记载了涉案专利技术的技术特征,其交付给旧金山国际机场的时间,即公开时间亦能确定,故其属于专利法意义上的出版物公开,现有技术抗辩成立。
另外很多案例中会出现“公知技术”这个词,但是根据法律实务案例来看,公知技术就是现有设计,两者勿需区分。
在某些专利侵权案中出现了“无效专利”,但庭审中,被诉侵权人不能以自己的侵权技术符合“无效专利”来作为其技术使用的抗辩依据,除非该“无效专利”的申请日符合现有技术/设计的定义或者构成抵触申请。

五,功能性技术特征
在专利法解释二以前,很多偏爱功能技术特征的专利权人处于比较被动的地位。在撰写专利文件的时候,专利权人以为,如果使用“转动部件”即包含了所有的“转动”的零件,保护范围可以扩大,殊不知,根据最高院2010年颁布的专利法解释一第四条 规定:对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。这也就意味着,当技术人员只阅读权利要求无法明确该“转动部件”是什么部件的时候,就必须按照说明书和附图去进一步地充实理解并确定保护范围,这也致使专利权的保护范围反而被缩小。
但是,2016年最高院新颁布的专利法解释二第八条 ,对功能性特征做了进一步的诠释,增加了“该领域技术人员可直接确定”以及“等同侵权”的概念,由此专利权人的被动地位得以缓解。
但是无论如何,对于发明或实用新型专利来说,用非技术词典中的“造语”必须谨慎,类似于“制动件”、“止动件”等等,反而会带来权利范围的限缩和额外的举证责任。
无独有偶,美国专利法第112条【35 U.S.C. 112】也规定了:(f)一组合物之权利要求项的元件 -- 一组合物之一权利要求项中之一元件得表达为一工具或步骤供執行一特定功能(a means or step for performing a specified function)而不需结构、材料、或动作之陈述予以支持,而且此类权利要求项应被诠释为涵盖其说明书所描述的相关结构、材料、或动作以及其等同之结构、材料、或动作。

六,禁止反悔
由于发明和实用新型专利的授权都可能经历审查意见的答复,如果在审查过程中或者专利授权后的无效过程中,专利权人对权利要求的某些技术性名词做了限缩的解释,则其专利保护范围将仅限于上述限缩解释,在诉讼过程亦将保持一致性,不得“反悔”,亦不得通过“等同侵权”进行延展。
譬如在北京实益拓展科技有限公司与陕西三安科技发展有限责任公司确认不侵犯专利权纠纷案中,专利权人北京实益公司在无效复审程序中提交了意见陈述书和修改后的权利要求书并删除原权利要求1和2,而诉讼程序中,专利权人实益公司按照其被删除的权利要求中所述的“电动机”和“电磁牵引器”等作为比对的技术特征,未得到法院的支持。
但是,禁止反悔亦不能一概而论,若当事人不是主动“放弃”,而是在专利无效程序中被专利复审委“无效”了某项独立权利要求,那么依据仍旧有效的从属权利要求仍然可能构成“等同侵权”。在中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案 ,最高院对“主动放弃”和“被动无效”造成的权利要求保护区别做了相应的阐释:“禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即由此所放弃的技术方案不应再被纳入专利权的保护范围。该放弃,通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是,若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作上述自我放弃,则应充分注意专利权人未自我放弃的情形,严格把握放弃的认定条件。若该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括,则因该附加技术特征没有原始的参照,故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。”

七,合法来源
这几乎可以称为所有销售商的“最后一道防火墙”,很多销售商名下的货物众多,很有可能在不知情的情况下即销售了侵犯专利权的产品。根据专利法第七十条,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。
也就是说,被控侵权产品销售商若提供相应的销售合同、发票、授权书、收据、进货单等证明其产品进货方面的证据,至少可以免除相应的赔偿责任,但是不能继续销售侵权产品。
在TRIPS协议 中,仅在45条中提及:对于故意或有充分理由应知道自己从事侵权活动的侵权人,司法机关有权责令侵权人向权利持有人支付足以补偿其因知识产权侵权所受损害的赔偿。即未要求损害赔偿的归责原则为“无过错原则”。我国的《专利法》在此基础上进行了明确,“不知者不为罪”【仅限于有合法来源的销售】。这也符合我国目前的国情:毕竟,目前世界上大部分的先进专利技术被发达国家掌握,如果要求一个发展中国家的生产经营活动时刻处于侵权的威胁之中,对其经济发展会造成遏制。

结语
总体来说,目前我国的知识产权保护趋势比前几年进步了很多,专利权人得到的法律,政策支持也在增强,同时法律体系人员包括律师对专利侵权的影响因素分析有了进一步的了解,在庭审时能够充分运用这些影响因素,为己方当事人争取最大的合法权益,这无疑也是我国法治的进步。